Статья 1362. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении лицензии, указанной в абзаце первом настоящего пункта, и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения принудительной простой (неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением этой лицензии прав.

Предоставление в соответствии с правилами настоящего пункта принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения, относящегося к технологии полупроводников, допускается исключительно для его некоммерческого использования в государственных, общественных и иных публичных интересах или для изменения положения, которое в установленном порядке признано нарушающим требования антимонопольного законодательства Российской Федерации.

2. Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента. В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые обладателем второго патента условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения или полезной модели, размер, порядок и сроки платежей. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии. Полученное по этой лицензии право использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента.

Суммарный размер платежей за принудительную простую (неисключительную) лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

В случае предоставления в соответствии с настоящим пунктом принудительной простой (неисключительной) лицензии обладатель патента на изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение простой (неисключительной) лицензии на использование зависимого изобретения, в связи с которым была выдана принудительная простая (неисключительная) лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике.

3. На основании решения суда, предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет государственную регистрацию предоставления и прекращения права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на условиях принудительной простой (неисключительной) лицензии.

Комментарий к статье 1362 Гражданского Кодекса РФ

Комментируемая статья посвящена принудительной лицензии на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Ранее соответствующая регламентация содержалась в положениях п. п. 3 и 4 ст. 10 Патентного закона 1992 г. (в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ).

В комментируемой статье содержатся специальные нормы по отношению к общей норме ст. 1239 комментируемой части, согласно которой в случаях, предусмотренных ГК РФ, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия).

Часть 1 п. 1 комментируемой статьи предусматривает возможность обращения в случае, когда изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ изобретения, полезной модели или промышленного образца. Правом обращения в суд с таким иском обладает любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике.

В данной части также определены требования к содержанию таких исковых требований: в них должны быть указаны предлагаемые истцом условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей.

Часть 2 п. 1 комментируемой статьи в качестве основания принятия судом решения о предоставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставления определяет отсутствие представления патентообладателем доказательства того, что неиспользование или недостаточное использование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами. В данной части также закреплено предписание, которым следует руководствоваться суду при установлении суммарного размера платежей за такую лицензию - этот размер должен быть установлен не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Согласно разъяснениям, данным в п. 18 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29, спор, о котором идет речь в п. 1 комментируемой статьи, рассматривается судом применительно к положениям п. 1 ст. 445 "Заключение договора в обязательном порядке" и ст. 446 "Преддоговорные споры" части первой ГК РФ. Согласно п. 1 названной ст. 445 в случаях, когда в соответствии с данным Кодексом или иными законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение 30 дней со дня получения оферты; сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда в течение 30 дней со дня получения такого извещения либо истечения срока для акцепта. Названная ст. 446 предусматривает, что в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании ст. 445 данного Кодекса либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.

В пункте 18 данного Постановления также разъяснено следующее: принимая решение о предоставлении лицу права использования результата интеллектуальной деятельности, суд должен в резолютивной части решения указать условия лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии; с учетом этого предполагаемые условия предоставления такой лицензии должны быть приведены в исковом требовании (п. 1 комментируемой статьи); суд же, установив право требовать предоставления принудительной лицензии, рассматривает имеющиеся разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии.

Часть 3 п. 1 комментируемой статьи предусматривает возможность прекращения действия принудительной простой (неисключительной) лицензии в судебном порядке по иску патентообладателя, определяя в качестве основания для этого ситуацию, когда обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. При этом определено, что суд при вынесении соответствующего решения устанавливает срок и порядок прекращения принудительной простой (неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением этой лицензии прав.

В пункте 18 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29 разъяснено, что отношения по принудительной лицензии могут быть прекращены применительно к положениям ст. 450 "Основания изменения и расторжения договора" части первой ГК РФ, в том числе в судебном порядке по иску патентообладателя на основании ч. 3 п. 1 комментируемой статьи. Там же указано, что односторонний отказ от принудительной лицензии недопустим.

Согласно п. 2 указанной ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Там же определено, что существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В части 4 п. 1 комментируемой статьи установлено, что предоставление в соответствии с правилами данного пункта принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения, относящегося к технологии полупроводников, допускается исключительно для его некоммерческого использования в государственных, общественных и иных публичных интересах или для изменения положения, которое в установленном порядке признано нарушающим требования антимонопольного законодательства РФ. Данная часть введена Федеральным законом от 4 октября 2010 г. N 259-ФЗ, авторами проекта которого отмечалось, что эти изменения обеспечивают соответствие требованиям ст. 31 (c) Соглашения ТРИПС в части ограничения случаев предоставления принудительной лицензии в отношении изобретений, содержащих технологию полупроводников.

Положения п. 2 комментируемой статьи предусматривают и регламентируют предоставление принудительной лицензии в случае, когда патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике:
часть 1 данного пункта предоставляет обладателю патента (второго патента) право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ изобретения или полезной модели обладателя первого патента. При этом установлены требования к содержанию такого иска: в нем должны быть указаны предлагаемые обладателем второго патента условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения или полезной модели, размер, порядок и сроки платежей;
как установлено в ч. 1 данного пункта, суд принимает решение о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии в случае, если патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента. В силу прямого указания полученное по этой лицензии право использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента;
в части 2 данного пункта установлено требование к определению в решении суда суммарного размера платежей за указанную принудительную простую (неисключительную) лицензию - этот размер не должен быть ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах;
часть 3 данного пункта предусматривает, что при предоставлении указанной принудительной простой (неисключительной) лицензии обладатель патента на изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение простой (неисключительной) лицензии на использование зависимого изобретения, в связи с которым была выдана принудительная простая (неисключительная) лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике.

Зависимому изобретению, как и зависимой полезной модели, зависимому промышленному образцу, посвящена ст. 1358.1 комментируемой главы, в ч. 1 п. 1 которой определено, что изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца, соответственно являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью, зависимым промышленным образцом (см. комментарий к указанной статье).

Пункт 3 комментируемой статьи предусматривает осуществление федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатентом на основании решения суда, предусмотренного п. п. 1 и 2 данной статьи, государственной регистрации предоставления и прекращения права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на условиях принудительной простой (неисключительной) лицензии. До внесения Законом 2014 г. N 35-ФЗ изменений в данном пункте говорилось о государственной регистрации принудительной простой (неисключительной) лицензии, а не предоставления и прекращения соответствующего права. Эти изменения соответствуют изменениям, внесенным тем же Законом в общие нормы ст. 1232 комментируемой части о государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

В комментируемой статье говорится о возможности выдачи предоставления принудительной простой (неисключительной) лицензии. Условия простой (неисключительной) лицензии согласно подп. 1 п. 1 ст. 1236 комментируемой части означают, что лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности предоставляются с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (см. комментарий к указанной статье).